MFSD
Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in materia di Proprietà Industriale
MFSD on You Tube
MFSD on Facebook
en_UK
25 Giugno 2019
Visualizza Articolo
Domini: la 'santabarbara' delle procedure di riassegnazione

L'articolo "Nomi a dominio: polveri bagnate” delle procedure di riassegnazione ?", pubblicato nell’ottobre 2017 sulla Rivista dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, a firma di Alessio Canova (allegato qui sotto), offre l’occasione per chiarire se e in che misura le decisioni nelle dispute dei domini si siano evolute e il contenuto degli obblighi e delle facoltà dei prestatori dei servizi di risoluzione extragiudiziale delle dispute sui domini (PSRD).

1. Le rules e la giurisprudenza internazionale UDRP e URS *

Se è pur vero che l'UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) è stata adottata nel 1999 per contrastare i fenomeni transnazionali di cybersquatting o domain grabbing (accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a marchi noti ai fini di lucro), è altrettanto vero che il concetto alla base delle regole uniformi è stato ed è tuttora il bilanciamento tra i diritti del registrante e del reclamante (cfr. anche http://www.circleid.com/posts/30170606_charting_balance_between_trademark_owners_and_domain_name_holders/).

Infatti, nelle dispute gestite dai PSRD, detti anche Dispute Resolution Service Providers, approvati dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) (attualmente 5: WIPO - Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, Forum - precedentemente National Arbitration Forum, CAC - Corte Arbitrale Ceca, ADNDRC - Asian Domain Name Dispute Resolution Centre e ACDR - Arab Center for Domain Name Dispute Resolution - vedi elenco al link: https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en), il reclamante deve dimostrare la sussistenza di 3 requisiti concorrenti per ottenere il trasferimento del dominio contestato:

            1. la titolarità di un diritto di marchio (anteriore al dominio) identico o confondibile con il dominio (NB. che nelle procedure di riassegnazione varianti dell'UDRP, come ad esempio .it o .eu, possono essere fatti valere oltre al marchio, il diritto al nome e le indicazioni geografiche);

            2. l'assenza in capo al registrante di un diritto o interesse legittimo al dominio; e

            3. la registrazione e l'uso del dominio in mala fede da parte del registrante.

Il dominio verrà riassegnato dall’arbitro, detto Panelist, nominato dal PSRD, solo qualora il reclamante provi i 3 elementi concorrenti ed il registrante non smentisca quanto affermato e provato dal reclamante, offrendo argomenti e prove sufficienti per dimostrare il proprio diritto o interesse legittimo al dominio e/o la buona fede nella registrazione ed uso del dominio stesso. Sebbene un titolare di un marchio identico (o confondibile) ritenga di avere un diritto "migliore" o “più forte” al dominio, in assenza degli altri 2 requisiti non otterrà la riassegnazione del dominio in una procedura UDRP.

Negli ultimi 20 anni sono state numerose le decisioni (oltre 60 mila) e la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi su ogni singolo paragrafo delle rules. Ciò tuttavia non significa che l'UDRP sia un insieme di regole rigide e immobili, anzi continua ad evolversi grazie alle decisioni dei Panelist. L'evoluzione giurisprudenziale è testimoniata anche dal rilascio da parte della WIPO (il principale PSRD per l’UDRP) della terza rassegna giurisprudenziale nel maggio 2017 (link: http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0) (prima edizione nel 2005, seconda edizione nel 2011).

Quanto alla revisione delle regole, nell'aprile 2016 è stato avviato un gruppo di lavoro in ICANN (Review of all Right Protection Mechanisms in all gTLDs Policy Development Process Working Group), nel quale anche MFSD è rappresentata, che rivedrà e proporrà delle modifiche, anche su input dell'Internet community, all'UDRP. Pertanto, a fine 2019 dovremo avere la “nuova” UDRP.

Rispetto alla seconda edizione della rassegna giurisprudenziale della WIPO, si è avuta una considerevole evoluzione nella valutazione dei diritti e interessi legittimi (secondo requisito), nonché della mala fede (terzo requisito) dei cosiddetti domain investors. Infatti, negli anni si è sviluppata o rafforzata la c.d. domain industry, ossia l’attività di imprese che lecitamente e professionalmente si occupano di compravendita di grandi portafogli di domini (generici).

Tra l'altro, la medesima evoluzione giurisprudenziale è stata codificata nelle regole della procedura URS (Uniform Rapid Suspension System). L'URS è una procedura d'urgenza, complementare rispetto all'UDRP, che offre come unico rimedio disponibile al reclamante la sospensione temporanea del dominio contestato. Attualmente, l'URS si applica principalmente alle dispute relative ai domini con le nuove estensioni (detti nuovi domini generici o new gTLDs) quali ad esempio .online, .shop, .wine (la lista completa dei new gTLDs è accessibile al link: https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings). Nelle regole URS (https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs/procedure-01mar13-en.pdf) è stato, infatti, espressamente previsto che:

1. il registrante può dimostrare la propria buona fede se prova che il dominio sia generico o descrittivo e ne stia facendo un uso legittimo (5.8.1);
2. l'arbitro (detto Examiner) nel rendere la propria decisione deve tener conto che:

a. "trading in domain names for profit, and holding a large portfolio of domain names, are of themselves not indicia of bad faith under the URS" (5.9.1);

b. "sale of traffic (i.e. connecting domain names to parking pages and earning click- per-view revenue) does not in and of itself constitute bad faith under the URS" (5.9.2).

Principi, come menzionato, già enunciati dalla giurisprudenza UDRP (vedi WIPO Overview Third Edition 2.1 "aggregating and holding domain names (usually for resale) consisting of acronyms, dictionary words, or common phrases can be bona fide and is not per se illegitimate under the UDRP"), sanciti nelle regole URS nel 2013. E considerato che le regole, nonché la giurisprudenza URS si ispirano alle regole UDRP, è plausibile ritenere che tali principi vengano inseriti anche nella nuova versione dell'UDRP relativamente al secondo e terzo requisito.

Si aggiunga che la procedura UDRP (e anche URS e .it) e la decisione emessa nella relativa disputa non impediscono che le parti propongano una domanda giudiziale nelle giurisdizioni competenti in corso dello svolgimento della disputa o successivamente alla conclusione della stessa. L’UDRP (l'URS e la dispute .it), infatti, non sostituisce il procedimento giudiziale. L’obiettivo della stessa è la risoluzione rapida della controversia in base alle affermazioni e documenti presentati dalle parti con il reclamo e la replica (solo in casi eccezionali viene concesso dall’arbitro termine alle parti per depositare ulteriori memorie e produzione documentale oppure vengono assunte prove testimoniali o interrogate le parti personalmente) e la disputa non è la sede appropriata per decidere questioni di fatto e diritto complesse (ad esempio la validità e/o debolezza di un marchio, la coesistenza di marchi, ecc.) che competono ai Tribunali. Ciò è stato ribadito anche nelle recenti decisioni UDRP (WIPO Case No. D2014-2159 - “Under the Policy, that sort of full-scale litigation process is not available, as the Panel can only receive and review evidence in a summary procedure that does not readily lend itself to an indepth investigation of contested facts. Within the framework of the Policy, the Respondent has raised sufficient facts to lay claim to a legitimate interest in the domain name in question. This finding by the Panel is not intended to be a comprehensive approval of the Respondent's explanation, which the parties may choose to test in a different forum with a different set of procedures”).

 2. Il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le facoltà del PSRD **

I PSRD (così li definisce il documento intitolato “Modalità di accreditamento dei Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute nell’ambito del ccTLD .it”, risalente ormai al lontano 18 gennaio 2007, del Registro .it) o Dispute Resolution Service Providers (come li qualifica l'UDRP e l'URS) sono enti (persone giuridiche, pubbliche o private, o anche studi professionali), dotati di una struttura organizzativa adeguata e in possesso dell'affidabilità necessaria, che, con equità e massima trasparenza (art. 2) e in modo indipendente e autonomo (art. 3), nel rispetto dell’ordinamento italiano (per le dispute sui domini .it) e dei regolamenti (di assegnazione e riassegnazione e UDRP o URS), offrono all’utenza l’amministrazione delle dispute sui domini. Espressione concreta dell’affidabilità, richiesta dai regolamenti nazionali (.it) e internazionali (UDRP e URS), è una polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi per tutto il periodo di abilitazione (2 anni, per il .it e fino a revoca per l'UDRP e l'URS), che deve essere allegata alla domanda di accreditamento (art. 8 per il .it) e di approvazione in sede di sottoscrizione del MoU (Memorandum of Understanding) con ICANN. Altra estrinsecazione dei principi di indipendenza e autonomia e integrità di giudizio è che i PSRD non svolgano consulenza e assistenza legale all’utenza (ancorché vengano sollecitati anche informalmente in tal senso) e non assumano  giudizi (art. 2 per il .it), ma debbano ‘fare ricorso a professionisti dotati delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie nel settore dei nomi a dominio in Internet’ (art. 7 per il .it; UDRP e URS) per la attività di risoluzione delle controversie e nell’UDRP e URS avere anche le relative capacità linguistiche e provenienza da differenti giurisdizioni (cfr. ICANN Dispute Resolution Service Providers Approval Process), gli Esperti per il .it, Panelist per l'UDRP ed Examiner per l'URS.

Da tali principi e criteri ispiratori e, nel nostro ordinamento, dall’art. 2049 c.c. (responsabilità del committente per l’eventuale fatto illecito dell’esecutore) discende e incombe sul PSRD una generale obbligazione di agire con perizia e diligenza nella propria attività di amministrazione delle dispute, ed un correlativo rischio di incorrere in culpa in eligendo (aver selezionato gli Esperti-Panelist-Examiner incompetenti, imperiti, negligenti) o in vigilando (aver pubblicato decisioni palesemente in contrasto con i regolamenti o non logicamente e/o sufficientemente motivate). Nel primo caso (culpa in eligendo), i PSRD dovrebbero, e in particolare MFSD (o quantomeno tende, questo è l’impegno), ricercare e selezionare e iscrivere nelle liste da essi tenute Esperti-Panelist-Examiner che abbiano una pregressa esperienza in materia di dispute sui domini come Esperti-Panelist o come rappresentanti delle parti in procedure di ri-assegnazione. Nel secondo caso (culpa in vigilando), i PSRD e in particolare MFSD applica il principio e la migliore prassi internazionale, adottata da altri e più autorevoli IP Dispute Resolution Centres (es. del WIPO, CAC), della c.d. ex post quality check: ricevuta la bozza definitiva della decisione, il PSRD non entra nel merito, ma si limita a verificare l’astratta e formale conformità, coerenza, omogeneità e simmetria e assonanza in senso assoluto (e non relativo) della decisione con i regolamenti adottati, vigenti e applicabili alla disputa e, ove necessario, ne discute con l’Esperto-Panelist-Examiner, per migliorarne la qualità, segnalando un’illogicità o un salto logico, una carenza argomentativa che inficia il percorso decisionale o orientamento giurisprudenziale non citato. Se l’Esperto-Panelist-Examiner conferma la propria decisione, senza accogliere gli eventuali rilievi, quest’ultimo si assumerà la correlativa responsabilità di eventuali difformità o violazioni, e MFSD non forzerà o anche comprimerà in alcun modo l’autonomia decisionale del professionista, che è e resta libero di adottare la soluzione interpretativa più conforme al caso, purché sorretta da argomentazioni logico-giuridiche solide e coerenti. Unica sanzione irrogabile dal PSRD, applicata da MFSD, sarà quella della rimozione dell’Esperto-Panelist-Examiner dall’elenco da esso tenuta, o, se chiamato in causa da un utente, chiamerà in causa in garanzia e manleva l’Esperto-Panelist-Examiner, se ne ricorreranno i presupposti giuridici e fattuali. Il PSDR seleziona e nomina l’Esperto-Panelist-Examiner, vigila sulla corretta modalità e gestione della procedura in conformità con i regolamenti, nonché sulla qualità delle decisioni e sulla loro conformità sempre con i regolamenti, e, se del caso, revoca gli Esperti-Panelist in caso di gravi violazione della normativa. MFSD peraltro attua una politica di turnazione nell’assegnazione dei casi e di rinnovo dei nominativi degli Esperti-Panelist-Examiner anche per evitare il c.d. forum shopping, e cioè la prassi o tendenza dei ricorrenti di rivolgersi ad un determinato PSRD, sapendo l’orientamento costante o consolidato nelle decisioni (cfr. anche UDRP Providers and Uniformity of Process – Status Report July 2013).

Enti che vigilano sulla corretta ed esatta osservanza dei regolamenti di risoluzione delle dispute sui domini sono, in ultima istanza, il Registro .it per i relativi domini e ICANN per i domini generici anche quelli nuovi (new gTLDs).

Conclusioni * + **

Pertanto, per i titolari dei segni distintivi d’impresa e in generale di diritti di proprietà intellettuale, e per i loro consulenti (in proprietà industriale o avvocati), le procedure di risoluzione extragiudiziale delle dispute sui domini (dette anche di ri-assegnazione), anziché avere le ‘polveri bagnate’, possono rappresentare una santabarbara: un fondamentale (nella strategia di tutela) ma anche pericoloso (se non ne si comprendono la natura extragiudiziale, l’evoluzione delle decisioni e non si segue un costante aggiornamento) deposito di munizioni (di mezzi di tutela rapidi ed efficaci rispetto ai Tribunali) ma anche di esplosivi (il rigetto del reclamo è sempre possibile o probabile, perché non è sufficiente invocare la mera titolarità di un diritto di proprietà intellettuale e il passive holding o la titolarità di numerosi domini non è in sé più indice di malafede). Quindi grande potenziale, ma anche grandi rischi, se non si comprende appieno lo spirito alternativo ai classici canoni e mezzi processual-civilistici o non si conosce la recente giurisprudenza dei PSRD: basta una scintilla e addio, fuori di metafora un difetto di un requisito previsto dai regolamenti e il reclamo (complaint) viene respinto dall’Esperto-Panelist-Examiner.

* Ivett Paulovics è URS Case Manager di MFSD e arbitro per l'UDRP. ** Pierfrancesco C. Fasano è co-fondatore di MFSD e arbitro per le dispute sul .eu. Le opinioni espresse nel presente articolo non riflettono l’opinione di MFSD né quelle dei terzi neutrali iscritti nelle liste da essa tenute.

Chiudi / Elenco Articoli
Homepage
Home
Chi Siamo +
Mediazione +
Cooling Off +
Dispute Domini .it +
Dispute Nuovi Domini
Formazione +
Novità
Contatto
Registrazione
Privacy
Cookie
Segnalazioni
COOLING OFF
Euro net Mediation Center
European Justice