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Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie in materia di Proprietà Industriale
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22 Agosto 2019
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1 reclamo per 1000 domini anche sul .it ?
Milano, 10 marzo 2015. Sempre più frequentemente i cybersquatters prendono di mira i grandi marchi, registrando domini che hanno nomi simili o contengono al loro interno il cuore stesso del marchio, con evidente danno commerciale o semplicemente di immagine per il Brand.

Ciò induce tutte i soggetti che tale marchio devono tutelare ad alzare ogni giorno il livello di azione e di contrasto, con attività di monitoraggio e prevenzione che mirano ad impedire sul nascere ogni tentativo di utilizzo da parte di terzi non autorizzati.

Frutto di tale attività è una recentissima decisione Wipo (Case No. D2014-2015), che ha riassegnato ad ebay, società di shopping ed aste on line nota a livello mondiale, più di mille nomi a dominio registrati sotto i top level domains .net e .com, contenenti il marchio ebay seguito da tre numeri, registrati da due soggetti di nazionalità cinese, con il comune intento di utilizzarli a scopi commerciali senza l’autorizzazione del legittimo proprietario del marchio.

La reclamante ha richiesto che le contestazioni per nomi di dominio detenuti da due diversi registranti, fossero trattate congiuntamente in un reclamo unico, ai sensi dell’art. 10 lett.e delle regole UDRP (A Panel shall decide a request by a Party to consolidate multiple domain name disputes in accordance with the Policy and these Rules).

E’ una norma generica, che parla in generale della possibilità di trattare congiuntamente più procedure introdotte dallo stesso reclamante.

In ossequio agli orientamenti comuni degli esperti WIPO sulle principali questioni procedurali e sostanziali, può essere proposto un singolo reclamo contro diversi registranti quando i nomi di dominio o siti web sono sottoposte ad comune controllo, e la comune trattazione  appare giusta ed equa per tutte le parti.

Nel caso in questione la reclamante ha fornito prove che hanno dimostrato come i registranti avessero la stessa entità o quantomeno agissero in concerto con un disegno comune o sotto controllo comune.

Il Registrar era la stesso per tutti i nomi di dominio, vi erano sono somiglianze degli  indirizzi e-mail dei registranti, i server dei nomi di dominio erano identici, così pure i formati dei nomi di dominio, che erano stati  tutti registrati su il 4 agosto 2014 o 5 agosto 2014 e erano entrambi collegati da tre identici design di sito web.

Per tale motivo l’esperto ha accettato la richiesta, trattando in un unico procedimento le contestazioni e disponendo il trasferimento di tutti i nomi a dominio oggetto dello stesso.

Partendo quindi da una norma generica, l’elaborazione giurisprudenziale di vari providers (nel caso sopra esaminato WIPO) ha portato ad ammettere, oltre la riunione di più procedimenti da più reclamanti avverso un unico resistente (nel caso vi sia una comune doglianza avverso il resistente o questi abbia tenuto un comportamento che lede entrambi reclamanti) anche la possibilità di riunire più procedimenti nei confronti di diversi registranti (nel caso in cui i nomi di dominio o siti web oggetto dei reclami siano soggetti ad un loro comune controllo).

E di tale orientamento sembra averne preso atto ICANN nell'elaborazione delle  successive regole  per i nuovi  gTLD (vedi in particolare la nuova URS Procedure (1.1.3: One Complaint is acceptable for multiple related companies against one Registrant, but only if the companies complaining are related. Multiple Registrants can be named in one Complaint only if it can be shown that they are in some way related). 

Anche per il nostro ccTLD .it è prevista un’analoga procedura di trattazione riunita di più contestazioni.

In questo caso la norma è meno generica dato che l’art. 4.10 ultimo comma Regolamento Risoluzione Dispute prevede che “Il Collegio può disporre su richiesta di una delle parti la riunione di più procedure di riassegnazione pendenti innanzi al medesimo PSRD fra le stesse parti in relazione a diversi nomi a dominio”.

Applicando i principi generali del nostro ordinamento giuridico per l’interpretazione delle norme, dovremmo riferirci al significato letterale della norma, in questo caso restrittivo.

Ma è ben nota la genesi di tali norme, mutuate da quelle UDRP, e spesso gli esperti italiani per interpretarle hanno attinto alla giurisprudenza in materia di UDRP.

Nella attesa che le nostre norme vengano aggiornate tenendo conto dell’evoluzione delle nuove regole predisposte da Icann, è da ritenersi che gli esperti italiani ben possano, come sempre fatto, decidere caso per caso, eventualmente aderendo a tali precedenti giurisprudenziali nel solco di quanto già accaduto.

Compito invece di colui al quale la tutela del marchio è affidata sarà quello di monitorare costantemente i database dei vari Registri dei nomi a dominio, a seconda del mercato di interesse, per intervenire immediatamente avviando le necessarie procedure per ottenere blocco e/o restituzione del nome a dominio registrato da terzi, e così evitare che il suo utilizzo danneggi economicamente o leda in qualsiasi altra maniera il soggetto che detiene il diritto legittimo all’uso dello stesso.

Stefano Monguzzi

[Riproduzione riservata] 

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